特許出願では、審査の過程で請求項を限定せざるを得ない場合があります。また、出願後に競合製品が登場し、当初は重視していなかった技術的特徴の重要性が高まることもあります。こうした場面で有効なのが「分割出願」です。分割出願は、拒絶理由への対応にとどまらず、事業の変化や将来の紛争を見据えて権利を多面的に確保するための戦略的手段となります。

１．分割出願の仕組み

分割出願とは、先の特許出願（原出願）の一部を新たな出願とする制度です（特許法44条）。適法な分割出願は、原則として原出願の日に出願したものとみなされます。例えば、明細書に技術Ａ・Ｂが記載されている場合、原出願でＡ、分割出願でＢの権利化を目指すことができます。ただし、原出願の当初明細書等に記載されていない新たな技術事項を追加することはできません。

２．分割出願の戦略的な使い方

【拒絶理由・拒絶査定への対応】原出願では請求項を限定して早期の権利化を図りつつ、分割出願を行うことにより、別の構成や観点から権利化を追求できます。拒絶査定後も所定の期間内であれば分割出願が可能です。ただし、先行技術や拒絶理由を踏まえた請求項の再設計が必要です。

【特許査定後の追加的な権利化】特許査定を受けた後でも、所定の要件を満たせば分割出願を行えます。原出願で権利を確保しながら、明細書に記載された別の技術的特徴について追加の特許取得を目指すことで、製品を多面的に保護できます。

【事業・競合動向への対応】競合製品の登場や事業方針の変更を受け、当初明細書等に記載された構成のうち、事業上重要になった特徴を中心に請求項を検討できます。出願時に複数の実施形態や代替構成を十分に記載しておくことが、将来の選択肢を広げます。

【異議申立て・無効審判を見据えた備え】特許権の設定登録前に分割出願を行い、別の出願を係属させておくことは、将来の紛争対策としても有効です。仮に、親出願である特許権が異議申立てによって取り消され、又は無効審判によって無効とされた場合でも、係属中の分割出願において、異なる構成を付加したり、発明を別の技術的観点から捉えたりすることで、新たな権利の取得を目指すことができます。さらに、分割出願から再度分割出願を行うなどして出願の係属状態を維持することで、異議申立てや無効審判の審理結果を踏まえ、請求項の構成を見直しながら権利化を図る余地を残すことができます。競合他社にとっては、既存の特許権を無効化しても、異なる権利範囲の特許権が新たに成立する可能性が残るため、分割出願が係属していること自体が牽制効果を持ち得ます。

３．分割出願のタイミングとデメリット

分割出願が可能なのは、主に①明細書等を補正できる時期、②特許査定の謄本送達後、原則30日以内、③最初の拒絶査定の謄本送達後、原則３か月以内です。適用条件や例外があり、特許査定後の分割には設定登録前であること等の制限があります。登録済みの出願から新たに分割することはできないため、特許査定時に分割の要否を検討することが重要です。

一方、分割出願には出願・審査請求・権利維持の追加費用がかかります。また、当初明細書等の記載範囲を超えた権利化はできず、特許権の存続期間も原則として原出願の日を基準に計算されます。費用と事業上の価値を比較した判断が必要です。

４．まとめ

分割出願は、単に一つの特許を取得するための手続ではなく、拒絶査定への対応、事業展開に応じた追加権利化、さらには競合他社への牽制や無効化リスクへの備えにも役立ちます。重要なのは、将来の選択肢を残せるよう、出願当初から明細書を充実させ、適切なタイミングで分割を検討することです。IP CREWでは、事業戦略を踏まえた権利化方針をご提案しています。お気軽にご相談ください。

弁理士　川上美紀

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